大立光祭营业秘密 先进光赔天价 股王起诉讼战

文/冯震宇 图片提供/达志影像

「兵不厌诈,这是战争」,在商场上更是如此。对于高科技厂商来说,专利就是武器,如何让手上武器不被对手偷走倒戈相向,就是不得不备的技能。大立光与先进光在专利侵权案上缠斗多年,如今,以营业秘密作为迂迴守势的大立光,一审宣判占上风⋯⋯。

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大立光副董事长林恩平。

若问台湾股市在2017年最大的惊奇是什幺,可能就是股民所言「有光就涨、妖股乱舞」的光电股莫属。台湾股市在2017年开创了诸多的纪录,首先是创下台湾股市上万点最长记录,其次是股王大立光股价最高达新台币6,075元,创下台湾股市个股股价的最高记录。但更值得注意的是,在大立光与先进光的侵害营业秘密诉讼中,智财法院判决先进光应赔偿大立光新台币15.22亿元,约是先进光新台币10.33亿元股本的1.5倍,给产业界一次震撼教育。

但在这场缠斗长达4年才一审判决的诉讼中,法院对大立光主张的侵害营业秘密损害赔偿请求,几乎採取照准的态度,使得本案也成为台湾智慧财产权的诉讼历史上最具有代表性的案件之一,若一旦确定,未来在相关的智财诉讼中,营业秘密将会异军突起,值得所有台湾业者重视并及早採行适当的因应。

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抢攻塑胶镜头让大立光顺势崛起,至今仍位居台股股王。

3要件 经济、秘密、合理

这件震撼国内企业的诉讼,争执的重心虽是因为专利而引发,但是争议的核心却是营业秘密,也就是以下3项:

大立光称被员工带走的资料是否为大立光的营业秘密?
先进光利用该等资料是否构成侵害?
若有侵害,赔偿金额如何计算?
对于争议的2件专利涉及的资讯是否为营业秘密的问题,法院认定大立光主张的7项自动生产製程技术均为大立光自行研发,符合营业秘密法所规定的营业秘密要件,也就是经济性、秘密性以及是否採取合理保密措施。

法院认定大立光确实拥有营业秘密的关键,在于大立光採取合理保密措施以保护其营业秘密。法院发现,大立光要求员工签署保密协议并遵守「内部重大资讯处理作业程序」,且其官网公司治理页面「重要公司内规部分」,也列有「诚信经营守则暨检举申诉办法」,要求员工对业务上获得之机密及商业敏感资料保密,且不得侵害公司智慧财产权,更设有「诚信经营推动小组」每年办理教育训练,确保诚信经营实施成效。

在软硬体管制上,大立光对其自动化製程产线设有严格的门禁管制,甚至连元件供应商都不得其门而入,也对员工设定电脑使用与电子邮件权限、禁止使用随身碟,部分管制区甚至禁止携带手机等通讯设备。由于大立光採取这些积极作为,法院认定大立光确已採取合理保密措施,也因此认定员工带走的资料属营业秘密。

其次,对于先进光是否有利用大立光营业秘密构成侵害的问题,法院发现员工跳槽时的不当取得行为,使得涉案的2项专利说明书的图式与大立光所举的内部设计图高度近似,若依着作权侵害的判断原则(「接触」加上「实质近似」就构成侵权),再加上先进光据该等资料提出专利申请,法院认定先进光有不当使用大立光营业秘密之情事。

此外,法院发现先进光在2011年5月挖角大立光员工后,在短短不到1年间不但发展出塑胶镜头的自动化製程技术,还进一步申请专利,因此法院认为若非利用不当取得的大立光营业秘密难以达成,故判决先进光与5位员工的行为侵害大立光的营业秘密。

在解决前2个问题后,对于损害赔偿的认定,大立光有备而来,不但提出经会计师鉴定之「鉴识会计调查服务报告书」,主张有新台币140亿余元的损害,还主张自2003年起投入该2项专利相关研发成本共9亿余元。另外,大立光还把2012∼2013年间笔电、PC、平板电脑光学镜头元件销售总额与2011年销售总额相比,主张所减少的5亿元亦係先进光侵害行为所致,总共请求新台币15.22亿元损害赔偿。

对于大立光的主张,法院採「原告为研发营业秘密技术内容所支出之研发费用」作为损害赔偿的计算标準。不过法院认为大立光历年来对该2项专利的研发支出仅6亿余元,且先进光侵害行为属故意且情节重大,根据营业秘密法第13条第2项之规定,大立光可请求3倍的损害赔偿,但是大立光只请求15.22亿元,因此智财法院核准其全部的请求。

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台积电透过在美国诉讼,运用发现程序,发现有5万页文件被中芯不当取得。

5招 打造智财金钟罩

为维持竞争优势并保护研发成果,大立光在2013年罕见启动诉讼战,一方面对三星电子及玉晶光提起专利侵权诉讼,迫使这些厂商和解;另一方面则透过侵害营业秘密的主张,对先进光採取民刑事诉讼双管齐下。凸显大立光不只在研发与量产方面颇有成效,对于智财的保护与利用也十分娴熟。而大立光针对营业秘密採行的诸多制度与作为,值得业者参酌。

1.制定保护相关制度并确实执行

大立光能在2013年採取多面诉讼大战,主要在于大立光很早採行智财策略并制定相关保护智财的制度,并确实执行,才有此成果;若是大立光不重视智财并建立相关制度,纵使採行诉讼策略,也不见得能奏效。

例如:在大立光是否拥有营业秘密的争议上,法院愿意站在大立光这一边,主要是因为大立光要求员工签订保密协议、遵守「内部重大资讯处理作业程序」、在官网中公开「诚信经营守则暨检举申诉办法」,以及採取门禁与其他保护措施,故最终认定大立光拥有该等资讯的营业秘密。

虽然台湾营业秘密法早在1996年便通过,并在2013年大修,但是许多国内企业还不能对营业秘密赋予应有的重视,而从大立光与先进光的诉讼案件中,大立光胜诉的关键在于能配合法律要求制定相关制度,不仅只是作为内部文件,还在官网上公开,这也值得其他台湾业者重视与学习。

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积极落实门禁等各项保密相关作为,有助于法院认定员工带走的资料属营业秘密。

2.不能仅偏重专利,营业秘密也不能少

台湾业者在国内外历经多年的智财诉讼洗礼后,目前已有些基本概念,也了解应儘量避免智财的侵害问题,但仍存在一些基本的问题,并在大立光案件中被凸显出来─台湾业者往往过于重视专利,忽视其他的智慧财产权,甚至忽略了可能导致其他智财权丧失的相关风险。

以本案而言,大立光能获胜的关键之一,在于先进光疑似以大立光的秘密技术内容申请新型专利。但先进光可能忽略其申请的技术资料,在核准后都要公开,一旦公开,任何人都可知道技术内容,自然包括大立光,大立光也因此取得有利的相关事证。

这是因为在营业秘密的案件中,原告要负担比较重的举证责任,以证明其拥有营业秘密以及其营业秘密被侵害。在美国,由于美国有所谓的发现程序(Discovery Procedure)的制度,较容易透过诉讼取得相关证据,也吸引许多重大案件到美国诉讼。最有名的例子就是台积电2度控告中芯半导体侵害其营业秘密,都是在美国诉讼,也因为运用发现程序,台积电才发现有约5万页的文件被中芯不当取得,最终获得胜诉。

但在台湾,由于没有类似美国的发现程序,导致原告不易举证、败诉率也偏高。根据作者就2013年以前台湾营业秘密诉讼判决的研究,在157件民刑事案件中,原告一审的胜诉率只有26.8%(代表被告胜诉率高达73.2%,是原告3倍)。但本案由于先进光将来自大立光的资料作为专利申请的部分内容,并因专利核准而公开后,反而被大立光轻易的掌握,举证责任相对降低不少。

若是先进光不採申请专利策略,要证明先进光的实际侵权可能还有些挑战,但在先进光急于追求专利下,反而帮大立光一个大忙。

其次,就专利实务而言,台湾业者也特别喜欢申请不需要实体审查、有申请就会准的新型专利,以满足拥有专利的虚荣心。但并非所有的发明创作都适合申请专利,有时利用营业秘密加以保护可能更有效。

3.应善用营业秘密法规範

过去一般业者对智财重点主要放在专利。此种策略在营业秘密不受重视,且刑罚与损害赔偿都低的时代,或许还有一些理由。但随着整体环境的改变,侵害营业秘密所造成的影响,可能已经超越专利。例如:友达控告前光电技术部研发副理跳槽大陆业者,就主张其带枪投靠造成的损失高达上百亿元,且重创台湾面板业。

另外,自从专利除罪化后,侵害营业秘密的责任却越来越高,特别是2013年的修法,不但大幅提高侵害营业秘密的刑责到5年以下(若是涉及外国更高达10年),还在第13条第2项还明文规定,「侵害行为如属故意,法院得因被害人之请求,依侵害情节,酌定损害额以上之赔偿。但不得超过已证明损害额之3倍。」

也就是说,在目前法规架构下,营业秘密不论是在刑责或是赔偿金额方面,都远超过专利,而法院命先进光赔偿15.22亿元就是最好例证。因此业者应改变过去的态度,不能独压专利,也应同时如大立光一般,善用营业秘密之规範。

4.留意员工带枪投靠

针对员工带枪投靠的跳槽行为,大立光打死不愿和解,而且民刑事诉讼双管齐下,不但对跳槽的员工与其他有意跳槽的员工产生极大的威吓作用,也有效的牵制先进光。想挖角的业者在挖角前也应特别注意避免被认定为明知或故意,以免引火上身。

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让新员工带枪投靠固然可以缩短研发时间,却也容易引火上身。

5.赔偿以研发费用为準

虽然营业秘密法第13条对损害赔偿的计算有明确规定(以所受损害,所失利益为準),但由于台湾法院比较保守,反而是以研发费用为準,因此业者应对研发费用有详细的资料,并于诉讼时请求会计师出具「鉴识会计调查服务报告书」以作为请求赔偿的依据。此外也要特别注意法院指出若有故意,可由法院酌定3倍以下损害赔偿的可能影响。

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诉讼时出具「鉴识会计调查服务报告书」,请求赔偿金额将更有依据。

从大立光与先进光的此件诉讼案件可知,并不只有专利才是可恃的武器,可能营业秘密所能达到的效果更广泛,不只是至少5年以下的刑事责任,还可能涉及高额的民事损害赔偿。因此,若本案获得确定,也将带动效果,吸引更多业者进行营业秘密的诉讼。若要获得诉讼上的成功,大立光採行的各种措施与诉讼策略,值得业者参酌。相对的,业者若欲挖角,可能要以大立光案为诫,避免新聘员工因带枪投靠被认定为故意而惹祸上身。

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